東京高等裁判所 平成５年（行ケ）１７１号 判決
ドイツ連邦共和国
フランクフルト・アム・マイン
原告
ヘキスト・アクチエンゲゼルシヤフト
代表者代表取締役
ウルリツヒ・テルガウ
同
アルブレヒト・エンゲルハルト
訴訟代理人弁理士
高木千嘉
同
佐藤辰男
同
西村公佑
東京都千代田区霞が関三丁目４番３号
被告
特許庁長官 清川佑二
指定代理人
吉田敏明
同
西川正俊
同
市川信郷
同
土屋良弘
主文
特許庁が、平成３年審判第１７２９３号事件について、平成５年４月３０日にした審決を取り消す。
訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第１ 当事者の求めた判決
１ 原告
主文と同旨
２ 被告
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
第２ 当事者間に争いのない事実
１ 特許庁における手続の経緯
原告は、１９８１年９月２６日にドイツ連邦共和国においてした特許出願に基づく優先権を主張して、昭和５７年９月２４日、名称を「ビシナルジヒドロキシアルキルキサンチン含有薬剤」とする発明（以下「本願発明」という。）につき特許出願をした（特願昭５７－１６５１４７号）が、平成３年５月１３日に拒絶査定を受けたので、同年９月２日、これに対する不服の審判の請求をした。
特許庁は、同請求を同年審判第１７２９３号事件として審理したうえ、平成５年４月３０日、「本件審判の請求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、同年６月２３日原告に送達された。
２ 本願発明の要旨
別添審決書写し記載のとおりである。
（ただし、審決書２頁記載の式Ⅰを別紙記載の式に改める。以下、特許請求の範囲第７項記載の化合物の発明を「本願第１発明」、同第１項記載の気管支痙攣鎮痙作用性薬剤の発明を「本願第２発明」といい、同第１項及び第７項の式Ⅰに記載されているキサンチン誘導体を「本願発明化合物」という。）
３ 審決の理由の要点
審決は、別添審決書写し記載のとおり、本願発明は、本願出願前に頒布された刊行物であるＣｈｅｍ．Ｐｈａｒｍ．Ｂｕｌｌ．２４(6)、１３８４－１３８６(1976)（以下「引用例１」という。）及び昭和５４年１１月３０日株式会社廣川書店発行・アメリカ医師会編・石館守三ほか監訳「医薬品の評価」（以下「引用例２」という。）の記載に基づいて当業者が容易に発明できたものと認められ、特許法２９条２項の規定により特許を受けることができないとした。
第３ 原告主張の審決取消事由の要点
審決の理由中、本願発明の要旨及び引用例１及び２の記載事項の認定（審決書２頁４行～６頁１６行）、本願発明化合物と引用例１記載の「３、７－ジメチル－１－（５－オキソ－ヘキシル）－キサンチン」(BL 191)の代謝物Ⅱである「３、７－ジメチル－１－（５、６－ジヒドロキシ－ヘキシル）－キサンチン」（以下「引例化合物」という。）とが、「本願発明化合物ではＲ1が５、６－ジヒドロキシ－ヘキシルである場合には、Ｒ2及びＲ3がともにメチル基ではない点で相違している」（同７頁４～６行）との認定は認めるが、相違点の判断は争う。
審決は、引用例１及び２の記載の解釈を誤り、引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用性を有していると誤認し（取消事由１）、また、本願発明化合物の顕著な作用効果の予測困難性の判断を誤り（取消事由２）、さらに、本願第２発明は薬剤であるから引用例１記載のものが化合物であるのとは相違する点を看過し（取消事由３）、その結果、本願第１発明及び第２発明について進歩性の判断を誤ったものであるから、違法として取り消されるべきである。
１ 取消事由１（引例化合物の作用の誤認）
審決は、引用例１の表Ⅰ（TABLE Ⅰ）に、引例化合物が「環状３’、５’－ヌクレオチド ホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）の活性を抑制する作用を有することが記載されている」（審決書５頁１４～１７行）ことと、引用例２の記載（同５頁１８行～６頁１６行）から、「引用例１のＴＡＢＬＥ Ⅰの上記記載は、引例化合物が気管支平滑筋を弛緩させること、したがって、引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用性を有していることをＰＤＥ活性抑制というパラメータによって表わしているものと認められる」（同６頁１７行～７頁２行）と認定しているが、以下に述べるとおり誤りである。
(1) 引用例１（甲第３号証）の論文は、その要約の項の冒頭に、「３、７－ジメチル－１－（５－オキソ－ヘキシル）－キサンチン(BL 191)及びその主な尿中代謝物を、サイクリック３’、５’－ヌクレオチドフォスフォジエステラーゼ（ＰＤＥ）活性に対する阻害効果及びラット精巣上体脂肪パッドの脂肪分解に対する刺激効果について試験管内で検討した」（同号証訳文１頁本文１～５行）とあるとおり、キサンチン誘導体であるBL 191及びその主な尿中代謝物Ⅰ、Ⅱ（引例化合物）、Ⅲ、ⅣのＰＤＥ活性に対する阻害作用及びラットの精巣上体脂肪パッドに対する刺激効果について、既知のＰＤＥ阻害剤であるテオフィリンと比較して検討したものであり、引用例１には、ラットの精巣上体脂肪パッド中のＰＤＥの活性を阻害すると、サイクリック３’、５’－アデノシンモノフォスフェート（ｃ－ＡＭＰ、ＣＡＭＰ）の組織濃度が増加し、トリグリセリドすなわち脂肪が分解して遊離脂肪酸が血中に増加することが示されているにすぎない。
そして、引用例１（甲第３号証）の表Ⅰ（TABLE Ⅰ）及びこれについての「BL 191及びテオフィリンはＰＤＥ及び脂肪分解に対してほぼ同じ効果を示すことが確かめられた。更に、側鎖においてオキソヘキシル基を有する代謝物Ⅰ及びⅡによって惹起されるＰＤＥ阻害及び脂肪分解応答は、BL 191によるものよりわずかに小さく、側鎖においてカルボキシル基を有する代謝物Ⅲ及びⅣは、ＰＤＥ活性及び脂肪分解に対して効果を持たなかった。」（同号証訳文６頁４～１０行）との記載によれば、引例化合物（代謝物Ⅱ）のＰＤＥ阻害作用は、テオフィリンあるいはBL 191より低く、代謝物Ⅲ及びⅣはＰＤＥ阻害作用を全く有しないことが分かる。
このように、引用例１はＰＤＥ活性に対する阻害効果に関する論文であって、ＰＤＥ活性を阻害するとＣＡＭＰの組織濃度を増大させ、脂肪を遊離脂肪酸（ＦＦＡ）に分解させることを記載しているのであり、表Ⅰの値もその趣旨でＰＤＥ活性の阻害率を示しているにすぎない。
したがって、引用例１には、引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有することについて、何らの記載も示唆もない。
(2) 引用例２（甲第４号証）には、「キサンチン誘導体であるtheophylline属は気管支拡張薬として用いられる」（同号証６５１頁右欄６～８行）あるいは「theophyllineやその誘導体はあきらかに、ＣＡＭＰを代謝するphosphodiesteraseを阻害する作用がある」（同６５２頁右欄８～１０行）と記載されているが、ここにいうtheophylline（テオフィリン）属あるいはテオフィリンの誘導体とは、テオフィリン〔１、３－ジメチルキサンチン〕のほか、引用例２の「Theophylline誘導体」の項（同６６１頁左欄６行～６６３頁右欄２７行）に、具体的に挙げられているアミノフィリン、テオフィリン塩（エチレンジアミン、コリン）及びジフィリン〔７－（２、３－ジヒドロキシプロピル）－１、３－ジメチルキサンチン〕のことを便宜上総括した語にすぎないというべきである。
なぜなら、属あるいは誘導体とは、グループあるいはそれから誘導されたものという意味しかなく、化合物の薬理的性質は化合物の化学構造式から直ちに推定できるものではないことは、例えば、テオフィリンの７－位にメチル基が導入されたテオフィリン誘導体はカフェイン〔１、３、７－トリメチルキサンチン〕であるが、これが気管支拡張薬として用いられるものでないことからも明らかである。
そして、引用例２には、審決摘示の記載とともに、キサンチン誘導体であるテオフィリン属の薬物と同様にＣＡＭＰの生成を促進するとされている交感神経刺激薬の内には、メタプロテノールのように、気管支に対してはほとんど選択的に作用を示さないものがあること、エピネフィリンやエフェドリンのように、α、β受容器ともに作用し末梢血管の抵抗を増強させるものがある（同６５１頁右欄６行～６５２頁左欄３行）ことが記載されている。
これらの記載によれば、ＣＡＭＰの生成を促進するいかなる化合物でも気管支拡張作用を有することにならないから、ＣＡＭＰの生成を抑制するＰＤＥの阻害作用を有する化合物が直ちに気管支拡張作用を有するとの結論にはならない。
また、仮に、ＰＤＥ活性を阻害しＣＡＭＰの生成を促進させることが、平滑筋を弛緩させることを意味するとしても、平滑筋は内臓のほとんどの箇所に所在するから、気管支平滑筋を優先的に弛緩させること、すなわち気管支痙攣鎮痙作用を有しているということにはならず、まして、ＰＤＥ活性抑制率が気管支痙攣鎮痙作用性のパラメータになるとは到底いえない。
(3) このように、テオフィリン属あるいはその誘導体であれば、すべてＰＤＥ活性阻害作用があり、しかも気管支痙攣鎮痙作用を有するとすることはできないし、まして、それより範囲の広いキサンチン誘導体であれば、ＰＤＥ活性阻害作用があり、しかも気管支痙攣鎮痙作用を有するとすることはできない。
したがって、キサンチン誘導体には含まれるが、テオフィリン属あるいはその誘導体には含まれない引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有するとした審決の認定は誤りである。
２ 取消事由２（作用効果の予測困難性の判断の誤り）
審決は、「本願発明化合物と引例化合物とは、単にＲ2及びＲ3が同時にメチル基ではないアルキル基であるという点でだけ相違しているにすぎず、また、その相違に基づいて気管支痙攣鎮痙作用について予想外の技術的効果をあげたものとも認められない」（審決書９頁１～６行）と判断しているが、以下に述べるとおり誤りである。
(1) 本願発明化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有することは、引用例１及び引用例２から予想できることではない。
前記のように、引用例１には引例化合物に気管支痙攣鎮痙作用があるとの記載も示唆もない。したがって、本願第１発明が提案される以前には、Ｒ1が５、６－ジヒドロキシヘキシル基であって、Ｒ2及びＲ3のいずれか一方がメチル基以外の化合物が、引例化合物と比較して、気管支痙攣鎮痙作用が優れているか否か、あるいはＲ2及びＲ3のアルキル基の炭素数の違いによってその作用が変化するか否かは知る由もないのであり、審決で述べるような、Ｒ2及びＲ3のアルキル基の炭素数の違いにより、また、Ｒ2及びＲ3のいずれか一方がメチル基以外のアルキル基の化合物の気管支痙攣鎮痙作用がどのようになるか等について、技術的根拠があるはずがない。
また、このような本願出願前の技術水準の下では、Ｒ2及びＲ3のアルキル基の炭素数が大きく相違しないときは、その気管支痙攣鎮痙作用が相違するかどうかを当業者は考えることはできない。
そもそも、化合物の発明が許されるためには、用途発明のような厳密さを要しないが、その有用性が確認されていることが必要である。そして、化合物の物理的あるいは化学的性質は化合物の構造式からある程度は予測できるであろう。しかし、その物理的性質、具体的には気管支痙攣鎮痙作用のような性質は勿論、ＰＤＥ活性阻害作用のような性質も化合物の構造式からは予測できない。このことは、前記のように、引用例１の表１のBL 191、代謝物Ⅰ～Ⅳのキサンチン誘導体のＰＤＥ活性阻害作用の値に差があることからも明らかである。
以上のとおり、本願発明化合物がＰＤＥ活性阻害作用を有することは知られておらず、また、引用例２記載のテオフィリン誘導体がＰＤＥ活性阻害作用を有するとの知見を本願発明化合物にそのまま適用することはできない（なお、本願発明の一部の化合物はテオフィリン誘導体ということができるが、他の大部分の化合物は、本願明細書の特許請求の範囲の式Ⅰの定義から明らかなようにキサンチンの１位又は３位のいずれか又は両方がメチル基以外の基で置換されているから、テオフィリン誘導体ではない。）し、まして、本願発明化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有することはとうてい予想できることではない。
(2) 本願明細書の第４表に、本願発明化合物とテオフィリン－エチレンジアミン及びジフィリンとを対比して、気管支痙攣鎮痙作用及び急性毒性についての試験結果と治療指数とが示してあり、これらの記載から、本願発明化合物がテオフィリンやジフィリンより気管支痙攣鎮痙作用が優れていることは容易に理解できるところである。
３ 取消事由３（相違点の看過）
本願第２発明は、本願発明化合物を包含する気管支痙攣鎮痙作用性薬剤の発明である。
本願第２発明の気管支痙攣鎮痙作用は一種の医薬である。そして、医薬発明は病気等の治療や予防に有効であることが確認されていることばかりでなく、毒性等についても検討され、医薬として使用可能性が十分推認できてはじめて発明として完成したといいうるのである。
しかるに、引用例１には、引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有することは記載されておらず、また引例化合物の毒性等についても全く言及していない。
したがって、本願第２発明と引用例１記載の発明とは、本願第２発明が薬剤の発明であるのに対し、引用例１記載の発明が化合物の発明である点で相違するのに、審決はこの相違点を看過した。
第４ 被告の反論
審決の認定判断は正当であり、原告主張の審決取消事由はいずれも理由がない。
１ 取消事由１について
(1) 引用例１には、引用化合物がホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）活性の抑制作用を有していることが記載されており、引用例２によれば、テオフィリン属やその誘導体は、ＰＤＥ活性阻害作用があり、テオフィリン属の化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有していることが記載されている。
(2) 引用例２に、「テオフィリン属」として具体的に例示して記載されているのは、テオフィリン〔１、３－ジメチルキサンチン〕若しくはその塩及びジフィリンだけであることは認める。
しかし、引用例２の審決摘示の記載は、一般的な記載であって、「テオフィリン属」又は「テオフィリンの誘導体」がテオフィリン若しくはその塩及びジフィリンだけに限る趣旨で記載されているものとはいえない。
テオフィリンとジフィリンとは、同じテオフィリン骨格（骨格としての１、３－ジメチルキサンチン）を有しているとはいえ、その構造式をみれば明らかなように、かなり異なった構造を有する化合物である。このような相違があるにもかかわらず、両者がともに気管支拡張作用を有していることからすると、その気管支拡張作用を両者において異なるメチル基やジヒドロキシプロピル基に帰することはできないから、その気管支拡張作用は、本質的には共通の特徴的な骨格であるテオフィリン骨格に由来すると考えられる。「テオフィリン属」とは、文字どおりテオフィリン骨格を有する化合物とみるべきである。
引用例２の上記記載は、テオフィリン属に属する化合物、例えばテオフィリンとジフィリンがＣＡＭＰを代謝するＰＤＥ（ホスホジエステラーゼ）の活性を阻害し、かつ、そのような性質を有するテオフィリンが気管支拡張作用を有しているという認識を示しているのである。
ただし、引用例１のBL 191の代謝物Ⅲ及びⅣがキサンチン類でありながら、ＰＤＥ活性の阻害作用がないか極めて低いこと、また、カフェインが気管支拡張薬でないことは認める。
(3) ＰＤＥ活性の阻害作用を有する化合物が直ちに気管支拡張作用を有するとの結論にならないことは、一般論としては認める。
しかし、「テオフィリン属」が、ＰＤＥ活性の阻害作用を有すること、一般的に平滑筋弛緩作用を多少なりとも持っており、そのうちのあるものは気管支痙攣鎮痙薬として実用化されていることは技術常識である（乙第２号証・「臨床薬学と治療学〔上〕２４６頁「テオフィリン誘導体」の項）。
したがって、同文献及び引用例２の示す技術常識からすれば、抗痙攣鎮痙作用の医薬を開発しようとする当業者にとって、テオフィリン属のＰＤＥ活性阻害作用が、テオフィリン属の化合物の気管支痙攣鎮痙作用の主要な指標となることは当然である。
審決が、「引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用性を有していることをＰＤＥ活性抑制というパラメータによって表わしているものと認められる」としたのは、この意味である。
２ 取消事由２について
(1) 引用例１には、「引例化合物」がＰＤＥ活性阻害作用を有していることが記載されている。そして、テオフィリン属の化合物については、そのＰＤＥ活性阻害作用はその化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有していることを意味している（ただ、どの程度の気管支痙攣鎮痙作用をもっているか、また、気管支痙攣鎮痙作用のほかにどのような性質をもっているかが具体的にはわからないだけである。）。したがって、引例化合物と構造が酷似している本願発明化合物も同様に気管支痙攣鎮痙作用を有していることは容易に予想できるはずである。
そして、本願発明化合物と引例化合物とが構造的に酷似している化合物である以上、これらの化合物の気管支痙攣鎮痙作用を比較して、本願発明化合物が予想外に優れていることを示さないかぎり、本願第１発明は引用例１及び同２から当業者が容易に発明をできたものといえる。
(2) 本件で重要なことは、キサンチン類又はメチルキサンチン類（ただし、具体的にはテオフィリン誘導体だけが例示されている。）の気管支拡張作用がＰＤＥ活性抑制作用によるとの知見が技術常識であるときに、引用例１にキサンチン類ないしはメチルキサンチン類である引例化合物がＰＤＥ活性抑制作用を有していることが記載され、かつ本願発明の化合物が引例化合物と酷似しているということである。
引例化合物と引用例２に記載のキサンチン誘導体であるテオフィリン属化合物は、共にＰＤＥ活性抑制作用を有するのに、前者は非テオフィリン属、後者はテオフィリン属と異なっている。このことは、テオフィリン属とか非テオフィリン属とかで分けるよりも、次に述べるとおり、キサンチン類、その中でもとりわけメチルキサンチン類がＰＤＥ活性抑制作用を有すると解すべきであることを示している。
〈１〉 キサンチン類、キサンチン属又はキサンチン誘導体（以下「キサンチン類」という。）は、通常の用語法では、Ｒ1、Ｒ2又はＲ3は特に限定されない。
〈２〉 Ｒ1、Ｒ2又はＲ3のいずれかがアルキル基であるキサンチン類は、アルキルキサンチン類ということができる。また、Ｒ1、Ｒ2又はＲ3のいずれか二つがアルキル基であるキサンチン類は、ジアルキルキサンチン類ということができる。
〈３〉 ジメチルキサンチンは、ジアルキルキサンチンの一例であるが、テオフィリンやテオブロミンはジメチルキサンチンの例である。すなわち、テオフィリン類とは、Ｒ1及びＲ2がともにメチル基であり、Ｒ3は限定されないもの（１、３－ジメチル－キサンチン）であり、テオブロミン類とは、Ｒ2及びＲ3がともにメチル基であり、Ｒ1は限定されないもの（３、７－ジメチル－キサンチン）である。
〈４〉 そして、テオブロミンも平滑筋弛緩作用を有することはよく知られており（乙第３号証・「ＴＨＥ ＭＥＲＣＫ ＩＮＤＥＸ」）、また、引例化合物（代謝物Ⅱ）は、テオブロミン類に含まれる。
〈５〉 以上のことと前記引用例１及び２の記載とを総合すると、テオフィリン類とテオブロミン類とを包含する分類としてのメチルキサンチン類が、ＰＤＥ活性阻害作用ないし気管支痙攣鎮痙作用を有するものと解するのが合理的である。
(3) 本願発明化合物には、テオフィリン類に属するものも、テオブロミン類に属するものも存在する。
したがって、本願発明化合物がＰＤＥ活性抑制作用ないし気管支痙攣鎮痙作用を有することを予測することに特に困難性があるとはいえない。
そして、本願明細書には、本願発明の化合物が引例化合物に比較して、ＰＤＥ活性抑制作用又は気管支拡張作用において格別優れているという具体的資料は示されていないから、審決の認定に誤りはない。
３ 取消事由３について
本願第２発明は、本願発明化合物を含有することを特徴とする気管支痙攣鎮痙作用性薬剤の発明である。本願第２発明は本願第１発明の化合物の薬理作用上の効果そのものである。そして、本願第１発明の化合物がその薬理作用上の効果が予想外のものでないことは上述のとおりであるから、本願第２発明もまた当業者が容易に発明をできたものといえる。
第５ 証拠
本件記録中の書証目録の記載を引用する。書証の成立はいずれも当事者間に争いがない。
第６ 当裁判所の判断
１ 取消事由１、２について
(1) 引用例１、特にその表Ⅰ（TABLE Ⅰ）に、引例化合物（BL 191の代謝物Ⅱ）、すなわち、３、７－ジメチル－１－（５、６－ジヒドロキシ－ヘキシル）－キサンチンが環状３’、５’－ヌクレオチドホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）の活性を抑制する作用を有することが記載されていること、引用例２に、審決認定のとおり、「キサンチン誘導体であるtheophylline属は気管支拡張薬として用いられている」、「theophyllineやその誘導体はあきらかに、ＣＡＭＰを代謝するphosphodiesteraseを阻害する作用がある」旨記載されていることは、当事者間に争いがない。
これらの記載と、本願明細書（甲第２号証の１～３）の「従来知られた気管支痙攣鎮痙剤ではホスホジエステラーゼ抑制剤として作用するキサンチン化合物が優先的地位を占める・・・。何故ならばこれらはなんらβ2－交感神経興奮性作用を有せずそしてそれゆえ慢性閉塞性呼吸道疾患に常に必要な持続治療に特に良好に適するからである。これら物質群のうち天然に存在するキサンチン誘導体テオフイリン（１、３－ジメチルキサンチン）は現在２０～３０年間確実に喘息治療において選択された薬剤である。」（甲第２号証の１、明細書１４頁１１行～５頁５行）との記載によれば、キサンチン化合物、特にテオフィリン（１、３－ジメチルキサンチン）がＰＤＥ活性抑制作用を有し、それ故に気管支痙攣鎮痙作用を有することは、本願出願前、周知の技術的常識として理解されていたことが明らかである。
したがって、審決が、引用例１及び２の記載に基づいて、キサンチン化合物である引例化合物につき、「引用例１のＴＡＢＬＥ Ⅰの上記記載は、引例化合物が気管支平滑筋を弛緩させること、したがって、引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用性を有していることをＰＤＥ活性抑制というパラメータによって表わしているものと認められる」（審決書６頁１７行～７頁２行）と認定したことに、誤りはないといわなければならない。
そして、審決認定のとおり、「本願発明化合物と引例化合物とを比較すると、本願発明化合物ではＲ1が５、６－ジヒドロキシ－ヘキシルである場合には、Ｒ2及びＲ3がともにメチル基ではない点で相違している」（審決書７頁３～６行）ことは当事者間に争いがなく、これによれば、両者は、「単にＲ2及びＲ3が同時にメチル基ではないアルキル基であるという点でだけ相違しているにすぎず」（同９頁２～４行）、極めて近似した化合物であることが明らかである。
したがって、本願発明化合物が、ＰＤＥ活性抑制作用ないし気管支痙攣鎮痙作用を有することを予測することは、一般的にいって格別の困難性はないということができる。
(2) しかしながら、本願明細書の上記記載に続く「しかしながらそれらの臨床的に確立された作用は、非常に狭い治療範囲、胃腸、心臓脈管および腎臓範囲内ならびに中枢神経系における煩わしい副作用および水溶性の欠如によるそれらの腸のみでの使用可能性なる欠点と対立しており、このことがより治療安定性の大きい製剤に対する臨床医の要望および薬学的探究の理由となつている。」
（甲第２号証の１、１５頁５～１２行）との記載によれば、気管支痙攣鎮痙作用を有する化合物の分野では、単にその化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有することのみでは足らず、それが、より広い治療範囲を有すること、上記の副作用を有しないこと、水溶性を具備すること等の性質が望まれており、その薬学的探究が継続して行われていることが認められる。
この薬学的探究の例として、本願明細書には、「例えばテオフイリンエチレンジアミン（アミノフイリン）のような水溶性塩または付加化合物の調製によつて非経口的に投与しうるテオフイリン製剤を得ることも成功したのであるが、何ら云うに足る治療範囲の拡大もそして前記の望ましからぬ副作用の何らの減少ももたらさなかつた。ことにアミノフイリンにおいて溶解補助剤として働くエチレンジアミンそれ自体が心臓脈管系に対して不利な作用を及ぼす」（同１５頁１３行～６頁４行）ことが判明し、「それゆえ、テオフイリン分子の構造を変化させてできればより強力な気管支痙攣鎮痙作用を有するより良好に受容されうる化合物を得る試みがなされてきた」（同１６頁５～８行）こと、この試み一つとしてなされた、ジフイリン〔７－（２、３－ジヒドロキシプロピル）－１、３－ジメチルキサンチン〕は、「７－位にある２、３－ジヒドロキシプロピル基がこの製剤に良好な水溶性を付与するので非経口投与での望ましからぬ溶解補助剤の使用が無用となり、そして障害となるテオフイリン様副作用も明らかに際立つて弱化するが、この長所が同時にテオフイリンと比較して気管支痙攣鎮痙作用の劇的な低下を招来する。」（同１６頁９行～１７頁１行、甲第２号証の２、２頁３～４行）ものであったこと、また、これらの研究を系列的に継続して、ドイツ特許出願公開公報第２７１６４０２号明細書に記載されているように、キサンチン構造の７－位にある２、３－ジヒドロキシプロピル基を保持しながら１位および３位の両メチル基をより長居アルキルと交換した７－（２、３－ジヒドロキシプロピル）－１、３－ジプロピルキサンチンが生じ、「これは良好な水溶性を有する化合物であつてテオフイリンの気管支痙攣鎮痙作用をほぼ有しておりそして同時に急性毒性がより少なくしかもよりわずかな不利な副作用しか有しないと云われている。それにも拘らずこの製剤はこれまで喘息治療に何ら採用されなかつた。その上これは前記特許出願公開公報によれば、たとえテオフイリンより明らかに弱かろうとも動揺および睡眠障害を招来しうる中枢刺激を惹き起す。」（甲第２号証の１、明細書１７頁８～１７行）ものであったこと、一方、「これまで研究されなかつたジヒドロキシプロピル基の延長がキサンチン構造でのその位置に関係なくこれら厳格な治療上の要求を満足する化合物を生ずることが見出された。文献中にすでに２種類のかかるキサンチン体、すなわち１－（５、６－ジヒドロキシヘキシル）－３、７－ジメチルキサンチンおよび１－（４、５－ジヒドロキシヘキシル）－３、７－ジメチルキサンチンがスレオ形およびエリスロ形で記載されている・・・が、これら化合物は全く血管治療剤ペントキシフイリン（Ｐｅｎｔｏｘｉｆｙｌｌｉｎ）の代謝産物として単離されそして同定されているのみである。それゆえこの文献中にはそれらの薬理学的性質について何らの記載もない。」（同１８頁５行～１９頁３行）と記載されていることが認められる。
本願明細書によれば、本願発明は、この既知の技術常識の上に立って、代表的な気管支痙攣鎮痙剤として既にその薬理学的性質の判明しているテオフイリン－エチレンジアミン及びジフイリンと、ドイツ特許出願公開公報第２７１６４０２号明細書に、良好な水溶性を有する化合物であつてテオフイリンの気管支痙攣鎮痙作用をほぼ有しており、同時に急性毒性がより少なく、よりわずかな不利な副作用しか有しないと記載されている７－（２、３－ジヒドロキシプロピル）－１、３－ジプロピルキサンチンとの比較において、気管支痙攣鎮痙作用や急性毒性等の関係で優れた治療指数を示し、また、心臓血管系（降圧活性、脳血流の低下）及び中枢神経系（例えば動揺、不眠症、めまい）における重大な副作用と結びついた治療範囲の狭小というテオフイリンの有する欠点を除去し、何ら中枢興奮性成分を有せず、逆に中枢神経系に軽い抑制作用を及ぼす本願発明化合物を提供するものであること（同９５頁３行～１０３頁１行、甲第２号証の２、４頁２行～５頁３行）が認められる。
(3) 以上の事実によれば、上記のとおり、気管支痙攣鎮痙作用を有する化合物の分野では、単にその化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有することのみでは足らず、それが、より広い治療範囲を有すること、上記の副作用を有しないこと、水溶性を具備すること等の性質が望まれており、その薬学的探究が行われているのであるから、本願発明化合物の進歩性を判断するに当たっては、単に本願発明化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有することが予測されることに止まらず、その効果を治療範囲の広狭、副作用の有無、水溶性の具備等にわたり既知の同種化合物と比較して検討することが必要と認められる。
この見地からみると、引用例２に「テオフィリン属」あるいは「テオフィリンの誘導体」として具体的に薬理作用が記載されているのは、原告主張のとおり、テオフィリン若しくはテオフィリンの塩及びジフィリンであることは、被告も認めるところであり、このテオフィリン塩の筆頭例として引用例２に挙げられているアミノフィリン（テオフィリン－エチレンジアミン）及びジフィリンは、本願明細書に、薬理試験結果（第４表）において、本願発明化合物との対比に用いられた化合物であり、その治療指数が、本願発明化合物に劣るものとされた化合物であることが認められる。
また、引用例１（甲第３号証）によると、引例化合物（BL 191の代謝物Ⅱ）は、テオフィリンよりもＰＤＥ活性阻害及び脂肪分解応答において、わずかに小さいこと（同号証訳文６頁２～８行）が認められるから、ＰＤＥ活性阻害をパラメータとする限り、引例化合物はテオフィリンより気管支痙攣鎮痙作用においても劣ることが推認され、そうとすると、気管支痙攣鎮痙作用においてテオフィリンに優る本願発明化合物よりも劣ると評価しなければならないことが明らかである。引用例１には、引例化合物につき、それ以上の薬理学的性質を示す記載はない。
そして、「テオフィリン属」あるいは「テオフィリンの誘導体」といっても、テオフィリン（１、３－ジメチルキサンチン）の７－位にメチル基が導入されたカフェインが気管支拡張作用薬ではないことは、当事者間に争いがなく、また、引用例１（甲第３号証）によると、BL 191及びその代謝物Ⅰ～Ⅳは、いずれもテオブロミン（３、７－ジメチルキサンチン）類であることが認められるところ、テオブロミン類は、一般に平滑筋弛緩作用を有するものであるとされている（乙第３号証・「ＴＨＥ ＭＥＲＣＫ ＩＮＤＥＸ」）にもかかわらず、代謝物Ⅲ、同Ⅳにあっては、BL 191、代謝物Ⅰ及び同Ⅱ（引例化合物）が有するようなＰＤＥ活性の抑制が認められないこと等、化合物としての骨格が同じであっても、同様な作用が認められないものがあることが認められる。
(4) これらの事実を総合すると、審決のように、引用例１及び２の記載から、引例化合物がＰＤＥ活性阻害作用を有することと、テオフィリン及びその誘導体が一般に気管支痙攣鎮痙作用を持つとされている根拠がＰＤＥ活性阻害作用にあることの２点を結び付け、これにより、引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用を有すると推認できるとしても、これだけでは、引例化合物の有する気管支痙攣鎮痙作用の程度は明らかでないうえ、上記のとおり、引例化合物は、その気管支痙攣鎮痙作用においても、本願発明化合物に比し劣るものと認められ、その余の薬理作用については、引用例１及び２のみならず、本件全証拠によっても、何ら確認できないものであることが明らかである。
そうとすると、本願発明化合物と引例化合物とは、単にＲ2及びＲ3が同時にメチル基ではないアルキル基であるという点でだけ相違しているにすぎないものであるとしても、新規化合物である本願発明化合物について、その効果を、単に気管支痙攣鎮痙作用についてのみ検討し、引例化合物が有するものと推認される気管支痙攣鎮痙作用が本願発明化合物よりも劣ると認められることについて考慮をせず、また、本願明細書に記載されているその他の薬理学的効果の予測可能性について何ら言及することなく、本願発明化合物の効果が引例化合物から予測できる程度のものとして、当業者が容易に発明できたものとした審決の判断は、即断に過ぎ、是認できないものといわなければならない。
なお、この点については、本願発明化合物と酷似する引例化合物を示された原告においても、両化合物における薬理効果の差異を明らかにする配慮が望まれるところである。
２ 以上によれば、その余の点について判断するまでもなく、審決は違法として取消しを免れない。
よって、原告の請求を理由があるものとして認容し、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法７条、民事訴訟法８９条を適用して、主文のとおり判決する。
（裁判長裁判官 牧野利秋 裁判官 押切瞳 裁判官 芝田俊文）
別紙
「１）式Ⅰ
〈省略〉
理由
本願は、１９８１年９月２６日にドイツ連邦共和国にした出願に基づいて優先権を主張して、昭和５７年９月２４日にした出願であって、その発明の要旨は、平成３年９月２日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の第１項、第７項、第１２項及び第１３項に記載されたとおりのものと認められるところ、その第１項および第７項の記載は次のとおりである。
「１） 式Ⅰ
〈省略〉
（式中基Ｒ1、Ｒ2またはＲ3の１個は４－８個の炭素原子および（ω、ω－１）位または（ω－１、ω－２）位の２個のビシナルヒドロキシル基を有する直鎖状アルキル基でありそして他の２個の基はＲ1およびＲ3の位置においては１２個までの炭素原子をそしてＲ2の位置においては４個までの炭素原子を有する直鎖状または分枝鎖状アルキル基を表わし、その場合これら２個のアルキル置換基の炭素原子の合計は最高１４個である。但しＲ1が４、５－または５、６－ジヒドロキシヘキシル基である場合はＲ2とＲ3は同時にはメチル基を意味しない）を有する化合物を含有することを特徴とする、気管支痙攣鎮痙作用性薬剤。
７） 式Ⅰ
〈省略〉
（式中基Ｒ1、Ｒ2またはＲ3の１個は４－８個の炭素原子および（ω、ω－１）位または（ω－１、ω－２）位の２個のビシナルヒドロキシル基を有する直鎖状アルキル基でありそして他の２個の基はＲ1およびＲ3の位置においては１２個までの炭素原子をそしてＲ2の位置においては４個までの炭素原子を有する直鎖状または分枝鎖状アルキル基を表わし、その場合これら２個のアルキル置換基の炭素原子の合計は最高１４個である。但しＲ1が４、５－または５、６－ジヒドロキシヘキシル基である場合はＲ2とＲ3は同時に
はメチル基を意味しない）を有する化合物。」
なお、以下では、上記特許請求の範囲に記載されているキサンチン誘導体を本願発明化合物ということとする。
これに対して、原査定の拒絶の理由で引用されたＣｈｅｍ．Ｐｈａｒｍ．Ｂｕｌｌ．２４(6)、１３８４－１３８６(1976)（以下、引用例１という。）、特に１３８６頁のＴＡＢＬＥ Ⅰには、３、７－ジメチル－１－（５－オキソ－ヘキシル）－キサンチン（ＢＬ １９１）の代謝産物である３、７－ジメチル－１－（５、６－ジヒドロキシ－ヘキシル）－キサンチン（以下この化合物を引例化合物という。）が環状３’、５’－ヌクレオチド ホスホジエステラーゼ（ＰＤＥ）の活性を抑制する作用を有することが記載されている。
ところで、昭和５４年１１月３０日に株式会社広川書店が発行したアメリカ医師会編、石館守三ほか監訳「医薬品の評価」（以下、引用例２という。）の６５１頁右欄の気管支拡張薬の項には、交感神経刺激薬や、キサンチン誘導体であるtheophylline属は気管支拡張薬として用いられ、epinephrineなどの交感神経刺激薬は、β2受容基に働き、気管支平滑筋を弛緩させ、また末梢血管をし緩させ、また、これらの薬物は、明らかにcyclic adenosine-3、5-monophosphate(CAMP)の生成を促進させると記載され、さらに、同書６５２頁右欄には、「theophillineやその誘導体は、経口、経直腸、非経口的に投与し、交感神経刺激薬が無効になったようなものに対し有効である。これは、β－受容基遮断薬の投与を受けている患者に対しても同様に効果がある。theophillineやその誘導体はあきらかに、ＣＡＭＰを代謝するphosphodiesteraseを阻害する作用がある。」とも記載されている。
これによれば、引用例１のＴＡＢＬＥ Ⅰの上記記載は、引例化合物が気管支平滑筋を弛緩させること、したがって、引例化合物が気管支痙攣鎮痙作用性を有していることをＰＤＥ活性抑制というパラメータによって表わしているものと認められる。
本願発明化合物と引例化合物とを比較すると、本願発明化合物ではＲ1が５、６－ジヒドロキシ－ヘキシルである場合には、Ｒ2及びＲ3がともにメチル基ではない点で相違していることが認められる。
しかしながら、Ｒ1が５、６－ジヒドロキシ－ヘキシルである場合には、Ｒ2及びＲ3のアルキル基の炭素数の違いによって、キサンチン類の気管支痙攣鎮痙作用がきわめて大幅に変化するものとは一般に認められない。また、Ｒ1が５、６－ジヒドロキシ－ヘキシルである場合は、Ｒ2及びＲ3がメチル基である化合物の気管支痙攣鎮痙作用に比べて、Ｒ2及びＲ3のいずれか一方がメチル基以外のアルキル基の化合物の気管支痙攣鎮痙作用が優れていると考えるに足る一般的な技術的根拠があるとも認められない。したがって、Ｒ2及びＲ3のアルキル基の炭素数があまり大きく相違していないときは、その気管支痙攣鎮痙作用もたいして相違していないであろうと予測するのが当業者の通常の考え方であると認められる。
しかるに、本願明細書の記載その他において、具体的な薬理作用データを示して、Ｒ1が５、６－ジヒドロキシ－ヘキシルである場合には、Ｒ2及びＲ3のいずれか一方がメチル基でさえなければ、その化合物の気管支痙攣鎮痙作用がきわめて優れていることが立証されているとも認められない。この点については、本願明細書９８頁の第４表に、Ｒ1が４－８個の炭素原子および（ω、ω－１）位または（ω－１、ω－２）位の２個のビシナルヒドロキシル基を有する直鎖状アルキル基であり、Ｒ2がプロピル基またはブチル基でＲ3がメチル基である場合だけについて具体的なデータが開示されているが、これだけのデータによっては、Ｒ2及びＲ3のどちらか一方だけがメチル基でないときは、Ｒ2がプロピル基またはブチル基でＲ3がメチル基である場合と少なくとも同じ程度の薬理作用を有するとはいえないことは明らかなことである。
そうすると、本願発明化合物と引例化合物とは、単にＲ2及びＲ3が同時にメチル基ではないアルキル基であるという点でだけ相違しているにすぎず、また、その相違に基づいて気管支痙攣鎮痙作用について予想外の技術的効果をあげたものとも認められないのであるから、本願明細書の特許請求の範囲の第１項及び同第７項に記載された発明は、引用例１及び同２の記載に基づいて当業者が容易に発明できたものであると認められる。
したがって、本願明細書の特許請求の範囲の第１項及び同第７項に記載された発明は、特許法第２９条第２項の規定によって、特許を受けることができない。
よって、本願明細書の特許請求の範囲の第１２項及び同第１３項に記載されている発明についてさらに審理するまでもなく、本件審判の請求は理由がないので、上記結論のとおり、審決する。
平成５年４月３０日
審判長 特許庁審判官 （略）
特許庁審判官 （略）
特許庁審判官 （略）
請求人 被請求人 のため出訴期間として90日を附加する。
平成３年審判第１７２９３号
審決
ドイツ連邦共和国 フランクフルト・アム・マイン（番地なし）
請求人 ヘキスト・アクチエンゲゼルシヤフト
東京都千代田区麹町３丁目２番地 相互第一ビル すばる特許事務所
復代理人弁理士 佐藤辰男
東京都千代田区麹町３丁目２番地 相互第一ビル すばる特許事務所
復代理人弁理士 西村公佑
昭和５７年特許願第１６５１４７号「ビシナルジヒドロキシアルキルキサンチン含有薬剤」拒絶査定に対する審判事件（昭和５８年 ４月２２日出願公開、特開昭５８－６７６８７）について、次のとおり審決する。
結論
本件審判の請求は、成り立たない。